BREXIT : quel impact sur vos marques ? (II)

En complément de notre premier article sur le sort des marques européennes suite au BREXIT, à travers lequel nous avons décrit les deux situations problématiques principales (marques enregistrée ou marques simplement déposée), nous souhaitons aujourd’hui évoquer d’autres points importants qui méritent d’être soulignés à leur tour :

 

Le cas des renouvellements :

Comme nous l’avons vu, vous pouvez obtenir une marque nationale du Royaume-Uni par l’effet juridique du Brexit, en complément de votre marque de l’Union Européenne initiale. Comme toute marque, cette marque britannique devra être renouvelée. Une marque, qu’elle soit européenne ou britannique, a une durée de vie de 10 ans. A l’expiration de cette période, elle peut être renouvelée, et pour cela le propriétaire reçoit un courrier de rappel. Il est possible de renouveler une marque de l’Union Européenne durant les 6 mois, jour pour jour, précédant sa date d’expiration. Si votre marque européenne expire par exemple le 19 mai 2021, il est possible de lancer une procédure de renouvellement à compter du 19 novembre 2020 jusqu’au 19 mai 2021. Passé ce délai, on peut encore renouveler pendant les 6 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2021, mais moyennant une surtaxe.

Si vous avez obtenu cette marque par « clonage » de votre marque Européenne (celle-ci étant enregistrée au 1er janvier 2021 – cf cas n° 1 de notre précédent article), votre nouvelle marque britannique aura la même date de dépôt et de renouvellement que votre marque initiale européenne. Le renouvellement de cette marque devra être effectué directement auprès de l’office britannique de la propriété intellectuelle, et non plus à l’office européen comme c’était le cas auparavant.

 

Il existe toutefois des cas particuliers suite au Brexit :

• Si la période de renouvellement de 6 mois était ouverte au 31 décembre 2020, et que la marque européenne a bien été renouvelée auprès de l’office européen, il faut malgré tout procéder à un nouveau renouvellement, cette fois-ci auprès de l’office britannique. Ceci signifie que le propriétaire doit payer les taxes de renouvellement deux fois, ce qui est, bien évidemment, très décevant.
• Si l’ouverture de la période de renouvellement est postérieure au 1er janvier 2021, alors il faut procéder au renouvellement uniquement auprès de l’office britannique, sans surcout. Un délai de grâce supplémentaire gratuit de 6 mois est également prévu.
• Si la marque n’a pas été renouvelée au 31 décembre 2020, mais que le délai de grâce de 6 mois est encore ouvert à cette date, et que la taxe de retard a bien été payée à l’office européen, alors un renouvellement auprès de l’office britannique reste possible, à condition d’apporter la preuve que du bon règlement de cette taxe de retard.

 

Les cas des inscriptions :

Lorsque vous passer un contrat de licence de marque, ou de cession, cet acte doit être rattaché à votre marque, à travers une mention spéciale, appelée « inscription ». Ainsi, en cas de cession de votre marque, le nouveau propriétaire est officiellement inscrit, et est alors légalement habilité défendre sa marque contre les tiers.

Si vous devez propriétaire d’une nouvelle marque britannique suite au BREXIT, grâce à votre marque européenne initiale, les inscriptions mentionnées dans votre marque européenne ne sont pas reprises au sein de la marque britannique. Il conviendra de faire refaire ces inscriptions, pour qu’elles soient opposables aux tiers. Cette mention est particulièrement importante pour les licenciés et les cessionnaires de marques, et nous vous recommandons donc vivement de faire faire les rectifications nécessaires.

 

Le cas des actions en cours :

La renommée acquise dans l’UE avant le 31 décembre 2020 est conservée au Royaume-Uni. A défaut, il faudra prouver la renommée au Royaume- Uni. Les déchéances et nullités prononcées avant le 31 décembre 2020 seront reconnues au Royaume-Uni. Pour ce qui concerne la déchéance pour défaut d’exploitation de 5 ans, elle est reconnue au Royaume-Uni pour la période antérieure au 31 décembre 2020. A défaut, des preuves d’usage doivent être rapportées.

 

Si vous gérez votre portefeuille de marque vous-même, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’une aide. Nous travaillons en partenariat avec des mandataires agréés britanniques, et sommes nous-même mandataires agréés au niveau européen.